Povinnost užívání ochranné známky

Funkce ochranných známek je především ekonomická. Podnikatel, který ochrannou známku užívá pro své výrobky a služby, je její registrací chráněn vůči těm, kdo by chtěli parazitovat na jeho úspěchu, neboť ochranná známka se stává ukazatelem kvality a obliby u zákazníků a pro mnohé je jistě lákavé dojít k vlastnímu úspěchu již někým vyšlapanou cestou.

Ochranná známka spojená s komerčním úspěchem vlastníka se stává velmi cenným majetkem firmy.

Registrovaná známka se musí užívat

Státní moc tím, že poskytuje ochranu označení výrobků a služeb jejich registrací, podporuje soutěžní prostředí, příliv zahraničních investic a národní hospodářství jako celek. Vlastníci registrovaných ochranných známek mají možnost zasáhnout proti tomu, kdo by chtěl užívat (zaregistrovat si) pozdější stejné nebo podobné označení pro vlastní podnikání ve stejném oboru a těžit tak z úspěchu jiného.

Nežádoucí stav by však nastal v případě, kdy by stát poskytoval ochranu označením pouze na základě jejich přihlášení a již se nestaral o to, zda se známka skutečně objevuje na domácím trhu. Chránit registrací ochranné známky bez toho, aby byla stanovena povinnost jejich užívání, by postrádalo ekonomický smysl, neboť zaregistrované a neužívané známky by představovaly bariéru pro registraci nových známek. Pokud by nebyla stanovena povinnost ochrannou známku užívat, řada zajímavých označení by nespatřila světlo světa a zůstala by navždy uzamčena v národních rejstřících. Je proto spravedlivé, aby neužívané označení bylo dáno k dispozici dalším případným zájemcům, kteří by s takovou ochrannou známkou rádi spojili své podnikání.

Stejně jako každé právo má své omezení, i povinnost užívání je zmírněna tím, že se přihlašovateli poskytuje určitá rozumná doba k realizaci podnikatelských záměrů s nově přihlášenou známkou. Je to důležité zejména pro společnosti, které známky přihlašují rovněž do zahraničí a kde zavedení nových výrobků a služeb pochopitelně nějaký čas trvá a rovněž v případech, kdy společnost vyvíjí nový výrobek a chce si zaregistrovat jeho označení ještě před jeho uvedením na trh. Výrobce automobilů si tak např. zaregistruje jméno pro svůj nový model vozu, který se chystá uvést na trh. Samotnou registraci známky není proto možné podmiňovat jejím předchozím užíváním. Lhůta poskytnutá k přípravě užívání zapsaných známek bývá minimálně tříletá, v souladu s dohodou TRIPS.

Povinnost užívání ochranných známek

Povinnost užívání ochranných známek byla v předchozí právní úpravě zakotvena v zákoně č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, který upravoval povinnost užívání v § 25, který se týkal výmazu ochranné známky. Podle § 25 odst. 1 písm. b) měl Úřad povinnost vymazat ochrannou známku z rejstříku (částečně nebo úplně), jestliže zjistí (v řízení zahájeném na návrh třetí osoby nebo z vlastního podnětu), že známka nebyla užívána po dobu nejméně pěti let před zahájením řízení o výmazu. Formulace nebyla příliš šťastná, protože zákon stanovil pětiletou lhůtu, avšak neřešil případy, kdy známka sice nebyla po dobu pěti let před zahájením řízení užívána, ale od její registrace dosud ani pět let neuplynulo. Ke zjištění obsahu zákona bylo nutné dojít jeho správnou interpretací, podle které musí nejprve uplynout pět let od registrace (nikoli od podání přihlášky), protože teprve registrací se označení stává ochrannou známkou. Tak ustanovení zákona interpretoval rovněž Úřad průmyslového vlastnictví ve svých správních rozhodnutích.¹⁾

Majitel ochranné známky měl možnost vyhnout se výmazu známky, pokud její neužívání řádně zdůvodnil. Řádným užíváním známky se rozumělo rovněž užívání třetí osobou na základě smlouvy (srov. § 13 současné právní úpravy).

Pokud známka začala být po pěti letech neužívání znovu užívána, přičemž však toto užívání začalo až ve lhůtě tří měsíců před zahájením řízení o výmazu, potom se k takové obnově užívání nepřihlíželo. Užívaná známka se rovněž mohla odlišovat od zapsané podoby v prvcích neměnících její rozlišovací schopnost. Užíváním na území ČR rovněž zákon rozuměl umísťování známky na výrobcích a jejich obalech výlučně pro účely vývozu.

Výmaz bylo možné učinit i po zániku ochranné známky z jiných důvodů, prokázal-li navrhovatel oprávněný zájem. Ustanovení § 38 upravovalo řízení před Úřadem. Proti rozhodnutí o výmazu bylo možné podat rozklad do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí. Jak s návrhem na výmaz, tak s rozkladem bylo třeba složit kauci ve výši 2500 korun.

Současná právní úprava

Dne 1. dubna 2004 nabyl účinnosti nový zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb. Užívání ochranné známky zmiňuje v hlavě třetí (§ 13 a § 14) a neužívání ochranné známky je rozvedeno jako jeden z důvodů jejího zrušení (§ 31 odst. 1 a).

Ustanovení § 13 stanoví povinnost vlastníka ochranné známky užívat ji pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána. Pokud vlastník ochrannou známku nezačne užívat do pěti let od zápisu, nebo její užívání přeruší nepřetržitě na dobu pět let a její vlastník neužívání známky řádně nezdůvodní, nemůže být podle § 14 pozdější ochranná známka prohlášena za neplatnou z důvodu existence starší ochranné známky, popř. může být prohlášena za neplatnou jen v rozsahu výrobků a služeb, pro které je starší známka skutečně užívána.

Neužívanou ochrannou známku Úřad podle § 31 zruší. V řízení zahájeném na návrh třetí osoby může být známka zrušena částečně nebo i úplně, tzn. pro některé nebo pro všechny výrobky a služby, pro které je zapsána.

Řízení o zrušení ochranné známky je ponecháno plně na iniciativě třetích osob, na rozdíl od předchozí právní úpravy.

Osobou podávající návrh na zrušení ochranné známky pro její neužívání může být kdokoliv (jakákoliv fyzická a právnická osoba) a není třeba prokazovat oprávněný zájem na zrušení známky. Kauce se podle nového zákona o ochranných známkách s návrhem neskládá. K užívání, které bylo zahájeno, popř. které pokračovalo po pětiletém neužívání známky ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu, se nepřihlíží, pokud obnova užívání nastala až v důsledku toho, že se vlastník dozvěděl, že by mohl být podán návrh na zrušení ochranné známky.

Za řádné užívání ochranné známky se považuje rovněž užívání známky v podobě, která se liší od zapsané známky prvky neměnícími její rozlišovací způsobilost a užívání známky na výrobcích a obalech pouze pro účely vývozu. To odpovídá článku 5 C(2) Pařížské úmluvy a stejné ustanovení obsahuje i nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství.

Užívání ochranné známky třetí osobou na základě licenční smlouvy a užívání kolektivní ochranné známky osobou, která má oprávnění ji užívat, se považuje za užívání vlastníkem. Na rozdíl od předchozí právní úpravy tak zákon hovoří přímo o licenční smlouvě podle obchodního zákoníku, čímž zdánlivě vylučuje použití inominátních smluv, případně jiného souhlasu (viz dále). Licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám až okamžikem zápisu do rejstříku ochranných známek.

Není jasné, proč zákonodárce zmínil výslovně licenční smlouvu s odkazem na § 508 až § 515 obchodního zákoníku, když žádná z mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána a která má aplikační přednost před zákonem, tuto otázku obdobným způsobem neřeší. Dohoda TRIPS v článku 19 odst. 2 hovoří o "souhlasu majitele", Směrnice Rady ES²⁾ a Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství rovněž. Předchozí známkový zákon se zmiňoval o "smlouvě" a Úřad průmyslového vlastnictví neuznával např. souhlas vyjádřený v korespondenci, který není smlouvou.³⁾ V jiném rozhodnutí se Úřad přímo odvolává na článek 19 odst. 2 Dohody TRIPS.⁴⁾ Vyvstává zde otázka, zda se nejedná o vnitrostátní úpravu, která je v rozporu s mezinárodní smlouvou, neboť klade na vlastníka ochranné známky přísnější nároky než zmíněná dohoda TRIPS.

Řádnému zdůvodnění neužívání ochranné známky musí předcházet závěr, že známka užívána není (tzn. vlastník užívání neprokázal), teprve potom je možné zdůvodňovat její neužívání. Patří sem okolnosti způsobené vyšší mocí a dalšími, na vůli vlastníka nezávislými skutečnostmi, jako jsou např. protiimportní opatření v podobě dovozních kvót, podmínění prodeje výrobků udělením státního osvědčení, na které dosud výrobce čeká. Za řádné zdůvodnění neužívání ochranné známky však nelze považovat hospodářskou nemožnost užívání, zákaz prodeje výrobků pro nesplnění požadavků zdravotní nezávadnosti apod.

V řízení o zrušení ochranné známky leží tíha důkazního břemene na vlastníkovi ochranné známky, který musí prokázat její užívání. Je to pochopitelné, neboť prokázat neužívání známky by bylo pro třetí osobu značně obtížné, až nemožné. Jako důkaz užívání může posloužit kromě samotných označených výrobků a služeb rovněž užití v reklamě, v obchodní korespondenci, při fakturaci, v nabídkových katalozích apod. Z těchto důkazů by však mělo být zřejmé, že se zboží označené ochrannou známkou nacházelo na území ČR.⁵⁾ Doklady musejí být datovány, resp. z nich musí být zřejmé, ze kterého dne (měsíce, roku) pocházejí. V případě řízení o zrušení kombinované ochranné známky musí vlastník prokázat, že na dokladech užívání je uvedena celá kombinovaná ochranná známka, nejen její slovní prvek.⁶⁾

Zůstává otázkou, jaké nároky je třeba klást na užívání ochranné známky. Měl by být zákon vykládán v tom smyslu, že v řízení může být zrušena jen známka, o kterou její dosavadní vlastník nejeví ani nejmenší zájem, kterou opustil?⁷⁾ V případě, že by Úřad posuzoval případy tak, že by stačilo užití známky např. v interní korespondenci firmy, bylo by to v rozporu s účelem institutu povinnosti užívání ochranné známky a docházelo by tak k blokaci fakticky neužívaných označení. Na druhou stranu je třeba upozornit na nebezpečí parazitování na pověsti kdysi velmi oblíbené ochranné známky, kterou však její majitel přestal užívat, např. vlivem změny obchodního jména apod. Taková známka totiž může být rovněž zrušena pro neužívání a nepomůže jí ani skutečnost, že svého času byla v minulosti známkou všeobecně známou. Zde je možné spatřovat nedostatek v úpravě všeobecně známých ochranných známek, která chrání pouze známky, které splňují požadavky všeobecné známosti v současné době a všeobecnou známost tak posuzuje jako proměnlivou veličinu. K minulosti se zde nepřihlíží, což je dle mého názoru chyba. Jediná možnost, jak zabránit zápisu takové ochranné známky podle známkového zákona, je posoudit takovou přihlášku jako nepodanou v dobré víře. Zajímavá je rovněž otázka užívání tzv. blokážních známek, které jsou v podstatě modifikacemi vlastních (většinou široce rozšířených a velmi dobře známých) známek a slouží k jejich ochraně. U těchto blokážních známek je teoreticky nebezpečí jejich zrušení pro neužívání velmi vysoké.

Účinky zrušení se netýkají rozhodnutí ve věci porušení práv z ochranné známky, která jsou pravomocná a byla vykonána před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení ochranné známky a smluv uzavřených před nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení ochranné známky v rozsahu plnění poskytnutého na jejich základě před nabytím právní moci rozhodnutí. Plnění poskytnuté na základě smlouvy lze požadovat zpět. Odpovědnost vlastníka za škodu nebo bezdůvodné obohacení není dotčena.

Některé otázky týkající se návrhu na zrušení ochranné známky upravuje § 34. Další náležitosti jsou stanoveny ve vyhlášce č. 97/2004 Sb.

Povinnost užívání a mezinárodní smlouvy

Pařížská unijní úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví⁸⁾ se o povinnosti užívání ochranné známky zmiňuje v článku 5 C(1), který stanoví, že je-li v některé zemi užívání zapsané známky povinné, smí být zápis zrušen jen po přiměřené lhůtě poskytnuté k přípravě užívání a tehdy, když účastník neospravedlní, proč známky neužíval.

Co je přiměřená lhůta, ponechává Úmluva k posouzení národním legislativám. Přiměřená lhůta slouží k tomu, aby se přihlašovatel stihnul připravit na řádné užívání známky, zejména v případě registrace a užití ochranných známek ve více zemích.

Ospravedlnění neužívání známky připadá v úvahu tehdy, pokud je toto neužívání způsobeno právními či ekonomickými okolnostmi nezávislými na vůli vlastníka známky.

V článku 5 C(2) Úmluva stanoví, že ochranná známka může být užívána též v podobě, která se liší od zapsané podoby takovými prvky, které nemění její rozlišovací povahu.

Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek⁹⁾ povinnost užívání ochranné známky přímo neupravuje. Pozornost však zasluhuje její článek 6, podle kterého ochrana vyplývající z mezinárodního zápisu nemůže být uplatněna zcela nebo zčásti, jestliže ochranná známka dříve zapsaná v zemi původu přestala v době pěti let od data mezinárodního zápisu požívat v dané zemi ochrany zcela nebo zčásti, popř. zanikla později následkem žaloby podané před uplynutím lhůty pěti let.

Pro naši problematiku má ustanovení význam v případě, kdyby ochranná známka byla vymazána (podle terminologie naší nové právní úpravy zrušena) v zemi původu pro její neužívání. To je však možné pouze v situaci, kdy národní legislativa v zemi původu stanoví lhůtu pro začátek užívání kratší než pět let (typicky tři roky).

Protokol k Madridské dohodě¹⁰⁾ řeší tuto otázku obdobně.

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)¹¹⁾ stanoví v článku 15 odst. 3, že členové mohou zápisnou způsobilost učinit závislou na užívání. Skutečné užívání známky však nebude podmínkou pro podání přihlášky k zápisu. Přihláška nebude zamítnuta výlučně z toho důvodu, že se zamýšlené užívání neuskutečnilo před uplynutím lhůty tří let ode dne podání přihlášky.

Dohoda se dále věnuje povinnosti užívání ochranné známky v článku 19. Jestliže se pro udržení zápisu vyžaduje užívání, neužívání musí trvat nepřerušeně po dobu nejméně tří let. Majitel ochranné známky se může ubránit před výmazem prokázáním dobrých důvodů, opírajících se o existenci překážek pro takové užívání.

Jako dobré důvody pro neužívání budou uznány okolnosti nezávislé na vůli majitele ochranné známky, jako např. dovozní omezení nebo jiné podmínky států vztahující se na zboží a služby chráněné ochrannou známkou.

Povinnost užívání a komunitární ochranná známka

Nařízení Rady ES o ochranné známce Společenství¹²⁾ se o povinnosti užívání zmiňuje v článku 15, který stanoví povinnost započetí užívání do pěti let od zápisu komunitární ochranné známky, přičemž postačí, když vlastník známku užívá na území kteréhokoli členského státu EU. Za užívání se považuje rovněž užívání známky v podobě, která se liší od její zapsané podoby prvky nezhoršujícími její rozlišovací schopnost a rovněž umísťování ochranné známky na výrobky a jejich obaly pouze pro účely vývozu. Užívání ochranné známky se souhlasem majitele se považuje za užívání majitelem.

Komunitární známka může být podle článku 50 zrušena na základě návrhu podaného u úřadu (Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu v Alicante) nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, jestliže není po dobu pěti let užívána pro výrobky a služby, pro které je zapsána a pro její neužívání neexistují řádné důvody.

Komunitární známku není možné zrušit, pokud ji po pětiletém neužívání její vlastník začal užívat nebo užívání obnovil. To však neplatí v případě, že (znovu)užívání známky začalo ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu na její zrušení, nebo protinávrhu, pokud přípravy k (znovu)užívání známky začaly až poté, co se vlastník známky dozvěděl, že by mohla být zrušena.

Účinky zrušení nastávají dnem podání návrhu na zrušení, nebo protinávrhu, případně dřívějším dnem, ke kterému nastal důvod zrušení. Tento den však může být v rozhodnutí o zrušení uveden pouze na žádost účastníka. Článek 54 odst. 3 se věnuje účinkům zrušení komunitární známky ve vztahu k rozhodnutím ve věci porušení ochranných známek a uzavřených smluv týkajících se práv z ochranné známky.

Povinnost užívání a všeobecně známá známka

Výhoda všeobecně známé známky (well-known mark) podle článku 6bis Pařížské úmluvy spočívá především v tom, že chrání majitele před těmi, kdo by si chtěli zaregistrovat shodnou či podobnou ochrannou známku bez ohledu na to, zda je vše-obecně známá ochranná známka registrovaná v zemi, kde dochází ke kolizi, či nikoliv. Postačí, když je známka v dané zemi natolik dobře známá, že je v příslušném okruhu veřejnosti spojována s konkrétními výrobky či službami určitého subjektu a tudíž je ochrannou známkou všeobecně známou.

Dohoda TRIPS rozšiřuje práva majitele všeobecně známé ochranné známky v tom smyslu, že za splnění určitých podmínek může majitel zabránit zápisu či užívání shodné či podobné ochranné známky bez ohledu na zboží a služby, pro které je známka zapsána. Například známý výrobce mobilních telefonů tak touto cestou může zabránit registraci a užívání shodné ochranné známky třeba pro textilní výrobky apod.

Všeobecně známá ochranná známka podle článku 6bis Pařížské úmluvy a článku 16 Dohody TRIPS tedy nemusí být zaregistrována v každé zemi, ve které se majitel domáhá její ochrany, a co víc, nemusí být v této zemi ani užívána. Lze si představit případ, kdy majitel známky na daném trhu vůbec nepůsobí, a přesto si jej spotřebitelé spojují s konkrétním výrobkem (prodávaným třeba v zahraničí). Rozhodující by měla být pouze skutečnost, zda známka v dané zemi splňuje požadavky všeobecné známosti, nikoli její registrace (což by se příčilo samotné funkci institutu všeobecně známé ochranné známky) nebo užívání. Ochranná známka však musí být registrována alespoň v jedné zemi Pařížské unie.

Na první pohled by se mohlo zdát zbytečné ochrannou známku registrovat v zemi, kde nabyla podle mínění majitele všeobecné známosti a ušetřit tak na registračních poplatcích a odměnách patentových zástupců. Není tomu tak, protože pokud má majitel v úmyslu tuto známku na území daného státu užívat, je mnohem praktičtější v této zemi známku registrovat než se dovolávat její všeobecné známosti. Ta musí být prokázána v případném zrušovacím řízení majitelem ochranné známky, což je vždy nákladné a často nejisté. Chránit registrovanou ochrannou známku na základě práva priority je mnohem snadnější než prokazovat její všeobecnou známost. Ta se navíc musí prokazovat v každém jednotlivém řízení před příslušným úřadem dané země.

Pokud je ochranná známka přes svou všeobecnou známost v zemi registrována, podléhá zde povinnosti užívání jako kterákoli jiná ochranná známka v tom smyslu, že může být na návrh třetí osoby vymazána (zrušena), pokud není prokázáno její užívání.¹³⁾

Všeobecnou známost ochranné známky nelze tedy chápat ani jako náhražku registrace, ani jako náhražku povinnosti užívání známky. Je až jakousi záchrannou brzdou, která umožní majiteli vše-obecně známé známky zastavit parazitování na své známce, přestože její registraci v dané zemi opomenul nebo nestihnul včas (byl předstižen někým jiným). V této souvislosti je rovněž zajímavá skutečnost, že majitel všeobecně známé známky bude úspěšný ve zrušovacím řízení i proti majiteli zaměnitelné známky s dřívější prioritou. Musí však prokázat, že jeho známka získala všeobecnou známost již před podáním přihlášky kolizní známky.

Jedinou možností, jak ochrannou známku dlouhodobě udržet, je známku užívat. V mnoha případech je známka zapsána pro příliš široký okruh zboží a služeb a dochází tak k nebezpečí jejího částečného zrušení. V roce 2003 bylo v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví podáno 302 návrhů na výmaz ochranné známky, přičemž požadavek zrušení zápisu známky pro její neužívání byl druhým nejčastějším důvodem podání návrhu. Téměř dvě třetiny návrhů na výmaz ochranné známky měly ve věci částečný nebo plný úspěch.¹⁴⁾

Poznámky:

¹⁾ V rozhodnutí ze dne 19. 3. 1996 (OZ 58115) a stejně tak v rozhodnutí ze dne 31. 7. 1997 (O-58115-90) ÚPV konstatoval, že pro posouzení nezbytné doby neužívání ochranné známky je rozhodující časový úsek ode dne jejího zápisu do rejstříku ochranných známek. Jakl, Ladislav. Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv - III. díl. Vydal ÚPV ČR v roce 1999, s. 290.

²⁾ Směrnice Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (89/104/EHS).

³⁾ V rozhodnutí ze dne 8. 12. 1998 (O-115588-96) Úřad neuznal korespondenci jako smlouvu k užívání ochranné známky, neboť neobsahovala jednoznačné označení majitele ochranné známky tak, jak je zapsán v rejstříku. Jakl, Ladislav. Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv - III. díl. Vydal ÚPV ČR v roce 1999, s. 295.

⁴⁾ Viz rozhodnutí ÚPV ČR ze dne 8. 11. 1995 (OZ 675-54). Jakl, Ladislav. Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv - II. díl. Vydal ÚPV ČR v roce 1998, s. 115.

⁵⁾ Rozhodnutí ze dne 15. 11. 1995 (OZ 89428) ÚPV ČR stanoví, že prokáže-li majitel napadené ochranné známky fakturami, že jeho výrobky byly označovány ochrannou známkou, Úřad návrhu na výmaz nevyhoví. Jakl, Ladislav. Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslových práv - II. díl. Vydal ÚPV ČR v roce 1998, strana 117.

⁶⁾ Viz rozhodnutí ÚPV ČR ze dne 6. 4. 1998 (O-92350-94). Jakl, Ladislav. Sbírka správních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví - III. díl. Vydal ÚPV ČR v roce 1999, s. 292.

⁷⁾ Viz pozn. č. 5.

⁸⁾ Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, vyhláška č. 64/1975 Sb. ve znění vyhlášky č. 81/1985 Sb.

⁹⁾ Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, vyhláška č. 65/1975 Sb. ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.

¹⁰⁾ Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek, sdělení č. 248/1996 Sb.

¹¹⁾ Dohoda o zřízení WTO, příloha Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, sdělení č. 191/1995 Sb.

¹²⁾ Nařízení Rady o ochranné známce Společenství č. 40/94.

¹³⁾ Např. v rozhodnutí č. O 93556 ÚPV ČR potvrdil částečný výmaz slovní ochranné známky "HARLEY DAVIDSON", protože nebyla užívána pro všechny druhy zboží a služeb, pro které byla známka v ČR zapsána.

¹⁴⁾ Ročenka ÚPV ČR 2003, vydal ÚPV ČR v roce 2004, s. 55.


PF MU, Brno