Nové změny v nařízení o ochranné známce ES

Nařízení o ochranné známce Společenství, o němž bylo rozsáhle pojednáno v srpnovém vydání Právního rádce, bylo v poslední době dotčeno několika významnými změnami.

Jedna z největších novel provedená nařízením Rady č. 1992/2003¹⁾ se týká přístupu Evropského společenství (dále jen ES či Společenství) k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (dále jen Madridský protokol), k čemuž došlo s účinností od 1. října 2004.

Od uvedeného data je možné podat přihlášku pro mezinárodní zápis ochranné známky podle Madridského protokolu na základě podané přihlášky pro komunitární ochrannou známku nebo již zapsané komunitární ochranné známky. Rovněž příslušníci států, jež jsou členy Madridského protokolu, mohou v přihlášce pro mezinárodní zápis ochranné známky určit Společenství jako celek a pokud Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (dále jen Úřad) neodmítne ochranu přihlašovanému označení, bude se vztahovat na všech pětadvacet členských států ES jako kdyby byla přihláška podána přímo k Úřadu.

Další série změn spojená s řízením o zápisu ochranných známek Společenství spolu se zavedením nových institutů přineslo nařízení Rady č. 422/2004 (dále jen nařízení 422).²⁾ V tomto příspěvku budou přiblíženy zejména některé z podstatných změn obsažených v posledně uvedeném nařízení,³⁾ pozornost však bude věnována také aplikaci principu přeměny přihlášené či zapsané komunitární ochranné známky na přihlášku národní známky v České republice.

VLASTNÍK OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČENSTVÍ

V původním textu článku 5 nařízení o ochranné známce Společenství byl uveden seznam subjektů, které se mohly stát vlastníky komunitární ochranné známky za stanovených podmínek v nařízení. Vlastníky komunitární ochranné známky dle článku 5 (1) nařízení tedy mohly být, tj. fyzické i právnické osoby, a to včetně institucí zřízených podle veřejného práva:

a) příslušníci členských států ES, nebo

b) příslušníci jiných států, jež jsou členy Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví (Pařížská úmluva) nebo Dohody ustavující Světovou obchodní organizaci (Dohoda WTO), nebo

c) příslušníci států nepatřících ke členům Pařížské úmluvy, kteří mají bydliště nebo sídlo, nebo kteří mají skutečné a fungující průmyslové či obchodní podniky na území ES nebo členského státu Pařížské úmluvy, nebo

d) jiní příslušníci, než jsou uvedeni pod písmenem c), jakéhokoli státu, jež není členem Pařížské úmluvy nebo Dohody WTO, a který podle publikovaných rozhodnutí poskytuje státním příslušníkům všech členských států stejnou ochranu pro ochranné známky jakou poskytuje svým vlastním příslušníkům, a pokud státní příslušníci z členských států musí prokázat registraci v zemi původu, tento stát uznává registraci komunitárních ochranných známek jako takový důkaz.

Nejproblematičtější se v praxi ukázalo zkoumání a posuzování, zda je v případě států, které nejsou členy Pařížské úmluvy a Dohody WTO, splněna podmínka reciprocity uvedená výše v písm. d). Z tohoto důvodu byl tento požadavek vzájemnosti spolu s podmínkou týkající se národnosti zcela odstraněn. Ustanovení článku 5 tak doznalo značné změny, a to z pohledu jednoduchosti a zároveň jednoznačnosti jeho formulace. Nyní se může vlastníkem komunitární ochranné známky stát "jakákoli fyzická či právnická osoba včetně institucí zřízených na základě veřejného práva." Další podmínky či jinou specifikaci subjektů již článek 5 nyní neobsahuje. Systém ochranné známky Společenství (a rovněž průmyslového vzoru Společenství) je tak otevřen de facto komukoliv. Z nařízení byl rovněž odstraněn článek 37, na základě kterého se dříve zkoumaly podmínky článku 5.

Ovšem princip reciprocity ve vztahu ke státům, které nejsou členy Pařížské úmluvy či Dohody WTO, zůstává nadále zachován v případě uplatňování práva přednosti (viz článek 29 (5) Nařízení). Právo přednosti bude tedy přiznáno příslušníkovi státu, jež není členem Pařížské úmluvy nebo Dohody WTO, pokud z publikovaných rozhodnutí plyne, že tento stát uznává prioritu z přihlášek podaných u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

ZMĚNA V PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO KOMUNITÁRNÍ OCHRANNOU ZNÁMKU

Přihlášku pro komunitární ochrannou známku je možné podat buď přímo k Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu nebo příslušnému úřadu průmyslového vlastnictví v členském státě, např. Úřadu průmyslového vlastnictví v České republice. Tento národní úřad má povinnost do dvou týdnů přihlášku předat Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Pokud je uvedenému Úřadu předána, považuje se za podanou ke dni, k němuž byla podána u národního úřadu průmyslového vlastnictví.

Ovšem do účinnosti nařízení 422 platilo pravidlo obsažené v článku 25 (3) nařízení, že přihláška, která dojde Úřadu po lhůtě delší než jeden měsíc⁴⁾ se považuje za vzatou zpět. Nové nařízení zmírňuje dopady pravidla uvedeného v předchozí větě a mění jej tak, že přihlášky pro komunitární ochranné známky podané u úřadu členského státu, které dojdou Úřadu po více než dvou měsících po podání, se považují za podané v den, v němž dojdou Úřadu.

NOVÝ ABSOLUTNÍ DŮVOD PRO ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PRO KOMUNITÁRNÍ OCHRANNOU ZNÁMKU

Článek 7 (1) nařízení obsahuje taxativní výčet absolutních důvodů vedoucích k zamítnutí přihlášky pro komunitární ochrannou známku. K těmto důvodům Úřad přihlíží ex offo. Ke stávajícím deseti překážkám,⁵⁾ které brání zápisu komunitární ochranné známky, přistupuje jedenáctá.⁶⁾ Zamítnuta bude tedy i taková přihlašovaná ochranná známka, která obsahuje nebo se skládá z označení původu nebo zeměpisného označení⁷⁾ zapsaného v souladu s nařízením č. 2081/92 (dále jen nařízení 2081),⁸⁾ pokud koresponduje jedné ze situací zahrnutých v článku 13 uvedeného nařízení⁹⁾ a týká se stejného druhu výrobku, a to za podmínky, že přihláška pro zápis ochranné známky byla podána až po datu, kdy byla ke Komisi podána přihláška pro zápis označení původu nebo zeměpisného označení.

Přidání uvedeného absolutního důvodu je pouze potvrzením ustanovení článku 159 nařízení,¹⁰⁾ který explicitně stanovuje, že tímto nařízením není dotčen článek 14 nařízení 2081.

Zastavme se nyní na chvíli u článku 14 nařízení 2081, jelikož ten řeší možné konflikty mezi ochrannými známkami a označeními původu či zeměpisnými označeními.

Odst. 1 článku 14 nařízení 2081 stanovuje již výše uvedenou zásadu, která byla přidána jako jedenáctý absolutní důvod pro zamítnutí přihlášky pro komunitární ochrannou známku. Aby mohla být tedy přihláška pro ochrannou známku zamítnuta, musí kumulativně existovat následující předpoklady:

a) přihlašovaná ochranná známka spadá do jedné ze situací vypočtených v článku 13 nařízení 2081,

b) vztahuje se ke stejnému druhu výrobku, pro nějž je zapsáno označení původu nebo zeměpisné označení, a

c) přihláška pro ochrannou známku byla podána později než přihláška pro zápis označení původu nebo zeměpisného označení.

Podle odst. 1 zmíněného článku známky zapsané v rozporu s uvedenými podmínkami budou prohlášeny za neplatné.

Jak je patrné, pravidlo obsažené v článku 14 (1) a potažmo článek 7 (1) (k) nařízení respektuje princip přednosti, tzn., že přihlášku pro ochrannou známku lze zamítnout (popř. prohlásit již zapsanou známku za neplatnou) pouze tehdy, jestliže byla přihláška pro označení původu nebo zeměpisné označení podána dříve než přihláška pro ochrannou známku.

Ovšem dané pravidlo přednosti se v plném rozsahu neuplatní ve prospěch starších ochranných známek. Dle článku 14 (3) dojde k zamítnutí přihlášky pro označení původu či zeměpisné označení pouze v případě, kdy s ohledem na dobrou pověst a proslulost ochranné známky a dobu, po kterou byla užívána, by zápis mohl uvést spotřebitele v omyl, jde-li o skutečnou totožnost výrobku. Jak vyplývá z dikce uvedeného ustanovení, aby se mohl uplatnit důvod pro zamítnutí označení původu či zeměpisného označení, známka musí splnit velice přísné podmínky (zejména proslulost, dobrá pověst a patřičná délka jejího užívání), tak není divu, že na základě tohoto ustanovení nebylo dosud vydáno žádné rozhodnutí.

Jestliže dřívější ochranná známka nesplňuje předepsané podmínky dle článku 14 (3), přichází prostor pro aplikaci ustanovení článku 14 (2). Odstavec 2 článku 14 konstituuje princip koexistence mezi staršími ochrannými známkami zapsanými v dobré víře a pozdějšími označeními původu či zeměpisnými označeními, pokud zde není dán důvod neplatnosti nebo zrušení ochranné známky dle směrnice o ochranných známkách¹¹⁾ nebo nařízení o ochranné známce Společenství. V praxi to znamená, že pokud se starší ochranná známka dostane do konfliktu s pozdějším označením původu či zeměpisným označením, může být nadále užívána, avšak její vlastník se nemůže domáhat zákazu užívání daného označení původu nebo zeměpisného označení z titulu práva ke své starší známce.

ZMĚNY V SYSTÉMU REŠERŠE

Jak je uvedeno v praktické příručce Právního rádce č. 8/2004, Komise na základě článku 39 (7) nařízení vypracovala zprávu o fungování rešeršního systému, kterou publikovala dne 27. prosince 2003. Komise poukázala na praktické problémy, jež se za fungování rešeršního systému ve stávající podobě objevily. Jedná se zejména o požadavek uvedený v článku 39 (2) nařízení, aby každá přihláška pro komunitární ochrannou známku byla Úřadem zasílána národním úřadům průmyslového vlastnictví k provedení rešerše v národních rejstřících na konflikt z hlediska relativních důvodů, tzn. starších ochranných známek a práv. Tato skutečnost nejenže registrační proces zpomaluje, ale rovněž pro přihlašovatele znamená další nemalé náklady spojené s úhradou zmíněných rešerší. Navíc státy Francie, Itálie a Německo se rešeršního systému odmítly účastnit, čímž je jeho efektivita ještě více oslabena.

Nařízení 422 reaguje na výše uvedené problémy rešeršního systému a dochází tak k jeho podstatné modifikaci, a to s účinností až od 10. března 2008. Úřad vypracuje pouze komunitární rešeršní zprávu, jak tomu je doposud, přičemž rešerše v národních rejstřících ochranných známek se uskuteční pouze na žádost přihlašovatele. Žádost je nutné podat spolu s podáním přihlášky pro komunitární ochrannou známku a je třeba zaplatit příslušný poplatek za provedení rešerše. Pravidlo, že rešerše zajistí úřady průmyslového vlastnictví jen těch členských států, které se systému účastní, zůstane zachováno.

ZMĚNY RELATIVNÍCH DŮVODŮ PRO ZAMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PRO KOMUNITÁRNÍ OCHRANNOU ZNÁMKU

Vlastníci starších ochranných známek mohou ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky pro komunitární ochrannou známku podat námitky proti přihlašované komunitární ochranné známce, a to z tzv. relativních důvodů stanovených v článku 8 (1) nařízení.

Staršími známkami se s ohledem na uplatněné právo přednosti rozumí:

a) zapsané známky následujících druhů s dřívějším datem podání než je datum podání pro přihlašovanou komunitární ochrannou známku:

- ochranné známky Společenství;

- známky v členských zemích ES;

- známky zapsané v rámci madridského systému (Madridské dohody nebo Protokolu k ní) s účinky v členském státě. Jde o ochranné známky, které na základě mezinárodního zápisu platí v těch členských zemích, které byly v přihlášce pro tento zápis určeny a v nichž ochrana nebyla zamítnuta;

- známky zapsané v rámci madridského systému s účinky ve Společenství. Jde o ochranné známky, které jsou předmětem mezinárodního zápisu, kdy v přihlášce pro tento zápis bylo jako území určeno ES a ochrana pro tento region nebyla zamítnuta. Tato čtvrtá kategorie známek byla do nařízení inkorporována prostřednictvím nařízení Rady č. 1992/2003 jakožto jeden z důsledků přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek s účinností od 1. října 2004;

b) přihlášené ochranné známky uvedené v bodu 1.- 4. za podmínky, že budou zapsány,

c) známky, které jsou k datu podání přihlášky pro komunitární ochrannou známku v členském státě všeobecně známé.¹²⁾

Pokud se týká starších práv, došlo nařízením 422 jen k drobné formulační změně článku 8 (4), v němž je nyní zohledněno právo Evropských společenství. Mezi starší práva patří právo k neregistrovaným ochranným známkám a k jiným označením užívaných na trhu větším než jen místního významu.¹³⁾

Rovněž vlastník staršího práva může vznést námitky proti přihlášce pro komunitární ochrannou známku, jestliže dle komunitárního práva¹⁴⁾ či práva členského státu upravujícího toto označení:

a) byla práva k takovému označení nabyta před datem podání nebo datem přednosti (prio-rity) přihlášky pro komunitární ochrannou známku,

b) takové označení dává právo svému vlastníkovi zakázat užívání pozdější ochranné známky.

Další skupinu starších práv reglementuje článek 52 (2). Na základě těchto starších práv, mezi něž patří práva k projevům osobní povahy (právo na jméno a k osobní podobizně), autorské právo a průmyslové právo, lze prohlásit komunitární ochrannou známku za neplatnou,¹⁵⁾ pokud užívání takové známky může být zakázáno na základě zmíněných starších práv podle komunitárního práva¹⁶⁾ nebo národního práva, kterým se ochrana řídí.

Výše uvedená změna spočívající v začlenění komunitární legislativy do článku 8 (4) a 52 (2) není jen kosmetického charakteru, nýbrž má praktický význam. Umožňuje tak vlastníkům označení chráněných na komunitární úrovni, zejména označení původu a zeměpisných označení¹⁷⁾ a vzorů Společenství,¹⁸⁾ za stanovených podmínek podat námitky proti přihlášené komunitární ochranné známce nebo návrh na prohlášení komunitární ochranné známky za neplatnou.

ZMĚNA U PROHLÁŠENÍ KOMUNITÁRNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY ZA NEPLATNOU

Stejně jako v případě zamítnutí přihlášky pro komunitární ochrannou známku, existují absolutní a relativní důvody pro prohlášení komunitární ochranné známky za neplatnou.

O změně, ke které došlo v případě relativních důvodů, bylo pojednáno v předchozí části.

Změna z hlediska absolutních důvodů odráží nově zakotvenou definici vlastníka komunitární ochranné známky, jež je obsažena v článku 5 (viz výše).

Do účinnosti nařízení 422 byla jedním z absolutních důvodů i skutečnost, že vlastníkem komunitární ochranné známky se stal subjekt, který nesplňoval podmínky tehdejšího článku 5. Jak bylo ovšem uvedeno výše, současná definice vlastníka komunitární ochranné známky již žádné restrikce s ohledem na subjekt neobsahuje, a proto daný absolutní důvod pro prohlášení komunitární ochranné známky odpadl a odkaz na článek 5 byl tudíž z textu článku 51 (1) (a) vypuštěn.

ROZDĚLENÍ PŘIHLÁŠKY ČI ZÁPISU

Nařízení 422 přináší praktickou novinku spočívající v možnosti rozdělit přihlášku či již zapsanou komunitární ochrannou známku.

Tento institut vychází z článku 7 Smlouvy o známkovém právu (Trademark Law Treaty).¹⁹⁾

ROZDĚLENÍ PŘIHLÁŠKY

Dle nového článku 44a může přihlašovatel prohlásit, že určité výrobky či služby, které jsou zahrnuty v původní přihlášce, budou předmětem jedné nebo více rozdělených přihlášek. Výrobky a služby v původní a rozdělené přihlášce se však nesmějí překrývat. Datum podání či vzniku práva přednosti nebo vstupu do práv ze starší ochranné známky (tzv. seniorita) z původní přihlášky zůstává rozdělené přihlášce zachováno.

Za prohlášení o rozdělení přihlášky je nutno zaplatit poplatek, do jehož uhrazení se prohlášení považuje za nepodané. Pokud již byl zaplacen poplatek za podání původní přihlášky, tak tento se již nevrací.

Článek 44a (2) stanovuje kritéria, za nichž není prohlášení o rozdělení přihlášky přípustné:

a) v případě, že byly vzneseny námitky proti původní přihlášce, by takové prohlášení znamenalo rozdělení výrobků či služeb, proti kterým námitky směřují, a to do doby, než rozhodnutí Úřadu o námitkách nabude právní moci nebo než bude řízení o námitkách skončeno jiným způsobem,

b) během lhůt stanovených v nařízení implementující nařízení o ochranné známce Společenství.

ROZDĚLENÍ ZAPSANÉ KOMUNITÁRNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Nový článek 48a umožňuje vlastníku komunitární ochranné známky na základě prohlášení rozdělit registraci tak, že některé z výrobků či služeb obsažené v původním zápise budou předmětem jednoho či více rozdělených zápisů. Stejně jako u rozdělení přihlášky platí, že výrobky nebo služby v původním a rozděleném zápisu se nesmějí překrývat. Obdobně se uplatňují pravidla ohledně poplatků a zachování data přednosti, podání a seniority.

Dle článku 48a (2) není prohlášení o rozdělení zápisu přípustné v těchto situacích:

a) v případě, že byl podán návrh na zrušení či prohlášení původního zápisu za neplatný, by takové prohlášení znamenalo rozdělení výrobků či služeb, proti kterým návrh na zrušení nebo neplatnosti směřuje, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu či skončení příslušného řízení jiným způsobem,

b) v případě, že v řízení před soudem pro ochranné známky Společenství byl podán protinárok pro zrušení nebo prohlášení neplatnosti, by takové prohlášení znamenalo rozdělení výrobků či služeb, proti nimž protinárok směřuje, a to do doby, než je poznámka o rozhodnutí daného soudu zaznamenána v Rejstříku ochranných známek Společenství.

Ovšem pro využití právě popsaného institutu rozdělení přihlášky či zápisu v praxi budou muset být přijata prováděcí opatření, která stanoví podrobnější pravidla, k čemuž dosud nedošlo. Zatím tedy není možné žádat o rozdělení přihlášky či zápisu.

ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE PŘEMĚNY (KONVERZE)

Nařízení stanovuje podmínky, za nichž může vlastník přihlášky či zapsané komunitární ochranné známky požádat o přeměnu (konverzi) této přihlášky či zapsané komunitární ochranné známky na přihlášku pro národní ochrannou známku jednoho či libovolného počtu členských států. Žádost o přeměnu se zasílá Úřadu,²⁰⁾ který ji poté, co prověří, zda žádost splňuje stanovené podmínky, předá úřadům průmyslového vlastnictví těch členských států, které byly v žádosti uvedeny. Od účinnosti nařízení 422 se role Úřadu a těchto národních úřadů podstatně změnila. Národní úřady dle původního znění článku 110 (1) rozhodovaly o přípustnosti žádosti o přeměnu. Docházelo tak k nekonzistencím mezi posuzováním přípustnosti žádostí o konverzi mezi jednotlivými národními úřady. Nyní o přípustnosti žádosti dle článku 108 (2) přísluší rozhodovat výhradně Úřadu, což má za následek usnadnění práce národních úřadů a zároveň zajištění jednotnosti ve zkoumání přípustnosti žádosti. Národní úřady pouze posuzují záležitosti spojené se zápisem národní ochranné známky. Ustanovení § 50 odst. 2 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),²¹⁾ se tak stává obsoletním.

Například, pokud byla přihláška francouzského přihlašovatele Úřadem zamítnuta na základě námitek podaných českým vlastníkem starší ochranné známky a tento přihlašovatel žádá o přeměnu přihlášky i pro Českou republiku, Úřad prohlásí tuto žádost za částečně nepřípustnou z důvodu stanoveného v článku 108 (2) (b) nařízení.

APLIKACE PRINCIPU KONVERZE V ČR

Jestliže žadatel o přeměnu přihlášky či zapsané ochranné známky Společenství určí v žádosti i ČR, tato žádost je Úřadem shledána za přípustnou, je zaslána také Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, který postupuje na základě § 50 zákona. Úřad žádost dle § 50 odst. 1²²⁾ zákona projedná, jestliže žadatel do dvou měsíců od doručení výzvy:

a) zaplatí správní poplatek. Jeho výše je určena v zákoně o správních poplatcích²³⁾ a je tedy shodná jako u poplatku za podání přihlášky pro národní (českou) ochrannou známku, tzn. pět tisíc korun pro tři třídy výrobků či služeb plus pět set korun za každou další třídu;

b) předloží překlad žádosti a jejich příloh do českého jazyka a připojí originál žádosti;

c) uvede adresu pro doručování v ČR (v této souvislosti vyvstává otázka, jak Úřad postupuje v případě, že adresa pro doručování v ČR není uvedena, Úřad s největší pravděpodobností v takovém případě zašle písemnosti na adresu žadatele, kterou má k dispozici, navíc lze mít za to, že požadovat po žadateli adresu pro doručování v každém z členských států, pro nějž je o konverzi žádáno, by pro něj bylo příliš zatěžující);

d) předloží znění nebo vyobrazení ochranné známky v počtu stanoveném prováděcím předpisem (vyhláškou).²⁴⁾ Nejedná-li se o známku ve slovním provedení, musí žadatel přiložit tři vyobrazení (o velikosti A8 až A4) přihlašované ochranné známky, která jsou schopna známku jasně reprodukovat ve všech podrobnostech (viz. § 14 odst. 2 vyhlášky). Známkou ve slovním provedení se rozumí známka psaná v běžném písmu. Jakákoli jiná grafická úprava postačuje k tomu, aby známka nespadala do kategorie slovních známek; bude se nejspíše jednat o známku kombinovanou či grafickou, jejíž vyobrazení je tedy nutno předložit v uvedeném počtu vyhotovení.

Ustanovení § 50 odst. 1 nestanovuje, co má Úřad učinit v případě, že žadatel ve dvouměsíční lhůtě buď nesplní žádný požadavek uvedený pod písmeny a) až d), nebo vyhoví jen některému z nich. V takové situaci by se nejspíše za použití analogie aplikoval § 21 zákona a došlo by k odmítnutí žádosti (přihlášky), popř. při neuhrazení správního poplatku by se tato považovala za nepodanou.

Pokud se jedná o přeměnu přihlášky pro komunitární ochrannou známku na národní přihlášku, národní úřad o ní vede stejné řízení jako o přihlášce podané v ČR, tzn. podrobí tuto přihlášku formálnímu a věcnému průzkumu a jestliže v průběhu řízení nenastanou důvody pro její zamítnutí, tak ochrannou známku zapíše do rejstříku ochranných známek (dále jen rejstřík). Pokud jde o konverzi již zapsané komunitární ochranné známky, tak tuto známku národní úřad dle § 50 odst. 4 zákona bez dalšího zapíše do rejstříku a tuto skutečnost zveřejní ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.

V souladu s článkem 108 (3) nařízení přiznává § 50 odst. 3 národní přihlášce vzniklé přeměnou přihlášky pro komunitární ochrannou známku datum podání či den vzniku práva přednosti z původní přihlášky a případně i vstup do práv ze starší ochranné známky (tzv. princip seniority), stejně tak odst. 4 téhož paragrafu zajišťuje přeměněné ochranné známce datum vzniku práva přednosti, které bylo přiznáno ochranné známce Společenství. Z právě uvedeného tedy vyplývá, že národní přihláška plynoucí z přeměněné přihlášky pro komunitární ochrannou známku si pro účely průzkumu národním úřadem zachovává datum podání původní přihlášky či den vzniku práva přednosti (popř. den vstupu do práv ze starší ochranné známky ve vztahu k členskému státu, v němž byla tato známka zapsána). Zachování data podání či vzniku práva přednosti včetně principu seniority platí i pro přeměnu již zapsaných komunitárních ochranných známek s tím, že Úřad takto přeměněnou známku zapíše do rejstříku bez provedení průzkumu.

Zmíněné pravidlo lze bez obtíží aplikovat na přeměněné komunitární ochranné známky, pro něž byla podána přihláška včetně případného uplatnění práva přednosti (či na základě těchto přihlášek byly zapsány) po datu rozšíření, tj. od 1. května 2004 včetně. K tomuto datu se stala ČR součástí Evropské unie a začalo na jejím území platit právo Evropských společenství (tzn. včetně nařízení). Rovněž k danému datu automaticky došlo na území všech nových členských států k rozšíření účinků komunitárních ochranných známek, pro něž byla podána přihláška (s přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti) či byly zapsány před datem přístupu nových zemí. Tento princip je zakotven v článku 142a nařízení,²⁵⁾ jež obsahuje pravidla pro řešení vztahu mezi takto rozšířenými komunitárními ochrannými známkami a národními ochrannými známkami v nových členských státech po jejich přístupu k ES.

Zmíněný článek 142a však nikterak neupravuje princip konverze z hlediska komunitárních ochranných známek, pro něž byla podána přihláška či byly zapsány před 1. květnem 2004 a kdy bylo o jejich přeměnu v jednom či více nových členských státech požádáno po datu rozšíření. V této souvislosti totiž vyvstává otázka, jaké datum podání či práva přednosti mají, resp. mohou úřady průmyslového vlastnictví nových členských států přiznat národní přihlášce či ochranné známce vzniklé přeměnou takové komunitární ochranné známky. Nabízí se dvě řešení této situace:

a) národní přihlášce či známce vzniklé přeměnou bude přiznáno datum podání či uplatněného práva přednosti z původní přihlášky; tento způsob by byl problematický vzhledem k tomu, že k datu podání takové přihlášky (popř. s ohledem na uplatněné právo přednosti) nové země ještě nepatřily mezi členy ES a nebyly tak součástí komunitárního systému ochranných známek, navíc takový postup by mohl vést ke vzniku konfliktů mezi národními přihlášenými nebo zapsanými ochrannými známkami před 1. květnem 2004 a národními přihláškami vzniklé přeměnou po 1. květnu 2004, avšak s uplatněním data podání či přednosti před datem rozšíření;

b) rozhodující datum podání či přednosti pro národní přihlášky či známky plynoucí z konverze je 1. květen 2004. Toto východisko převážilo a bylo zakotveno v odst. 12.12 části B Pokynů týkajících se řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).²⁶⁾ Podle uvedeného ustanovení přeměněné komunitární ochranné známky, pro něž byla podána přihláška před 1. květnem 2004, mají v novém členském státě datum podání či přednosti ke dni 1. května 2004. Toto pravidlo tedy zakládá při přeměně přihlášených a zapsaných komunitárních ochranných známek před datem rozšíření princip rozdělení příslušných časových mezníků (dat) z hlediska "starých" a nových členských států.

Uveďme si názorný příklad na praktickou aplikaci právě zmíněného pravidla. Řekněme, že přihlašovatel z Velké Británie podal přihlášku pro komunitární ochrannou známku dne 1. prosince 2003 a uplatnil právo přednosti z národní britské přihlášky ke dni 1. července 2003. Úřad jeho přihlášku zamítl na základě některého z absolutních či relativních důvodů, např. kvůli popisnosti přihlašovaného označení ve španělském jazyce.

Dne 3. května 2004 podal tento britský přihlašovatel ve stanovené lhůtě žádost na přeměnu zamítnuté přihlášky a mezi zeměmi, v nichž má k přeměně dojít, určil mimo jiné ČR a Německo. V Německu bude národní přihláška vzniklá přeměnou podrobena průzkumu k datu vzniku práva přednosti, tj. k 1. červenci 2003, kdežto v ČR až ke dni 1. května 2004.

Podobně tomu bude i při přeměně komunitárních ochranných známek, které již byly zapsány před 1. květnem 2004, kdy je o přeměnu žádáno až po tomto datu. V nových členských státech bude přeměněné ochranné známce přiznáno datum podání či datum vzniku práva přednosti opět s účinky až od 1. května 2004, a to bez ohledu na to, kdy byla přihláška pro takovou komunitární ochrannou známku podána (nebo kdy jí svědčí právo přednosti).

Výše popsané pravidlo může mít praktický dopad pro přihlašovatele či vlastníky těch ochranných známek, pro něž byla podána přihláška v nových členských zemích před 1. květnem 2004, jelikož tito mohou vznášet námitky či podávat návrhy na prohlášení takto přeměněných ochranných známek za neplatné z důvodu kolize s jejich ochrannými známkami.

Na závěr této části je třeba se rovněž zmínit o vztahu mezi principem konverze a seniority. Jde-li o přeměněnou komunitární ochrannou známku, pro níž byla uplatněna seniorita (neboli vstup do práv ze starší národní ochranné známky zapsané v některém z nových členských států), bude ve stejné nové členské zemi této přeměněné komunitární ochranné známce přiznáno datum podání či vzniku práva přednosti, jaké má ona starší známka. V této situaci nejde o nový princip či výjmku vytvořenou v souvislosti s rozšířením Evropských společenství. Senioritu lze obecně za splnění podmínek článku 34 nebo 35 nařízení nárokovat z jakékoli starší národní ochranné známky, pro níž byla podána přihláška i dlouho před vznikem systému komunitární ochranné známky. Nezbytným předpokladem však je, aby daná země byla členem Evropských společenství a tedy součástí systému komunitární ochranné známky.

Pro ilustraci výše uvedeného principu si můžeme uvést následující hypotetický příklad. Vlastník ochranné známky v ČR podal přihlášku pro svoji známku 2. ledna 1990 a v roce 2000 došlo k jejímu řádnému obnovení na dobu dalších deseti let. Dne 2. ledna 1996²⁷⁾ podal tentýž vlastník přihlášku pro komunitární ochrannou známku, která byla identická včetně výrobků či služeb se známkou zapsanou v ČR, a tato byla úspěšně Úřadem zaregistrována. Ode dne 1. května 2004 se účinky této ochranné známky Společenství automaticky rozšířily i na území nových členských států a její vlastník uplatnil dle článku 35 nařízení nárok na vstup do práv ze starší ochranné známky, tzn. shodné známky zapsané v ČR. Nadále již nemusí platit obnovovací poplatky za tuto českou známku, jelikož komunitární ochranná známka vstoupila v ČR do jejich práv. Pokud by se v budoucnu stalo, že by ochranná známka Společenství pozbyla své účinky (např. byla by prohlášena na základě rozhodnutí Úřadu za neplatnou), mohl by daný vlastník požádat o konverzi komunitární ochranné známky na národní ochranné známky včetně ČR. V ČR by byla takto přeměněná známka zapsána s datem podání ke dni 2. ledna 1990 a v ostatních určených členských státech ke dni podání přihlášky pro ochrannou známku Společenství, tj. k datu 2. ledna 1996. Z uvedeného tedy plyne, že uplatnění seniority a následná přeměna vždy vede k přiznání rozdílného data podání či přednosti v členském státě, v němž komunitární ochranná známka vstoupila do práv ze starší známky, a v ostatních členských zemích.

Obdobně se toto pravidlo uplatní i při nárokování seniority v přihlášce pro ochrannou známku Společenství a následné přeměně na národní přihlášky pro ochranné známky. Žádost o uplatnění seniority lze podat až po 1. květnu 2004, jelikož před tímto datem se na území ČR neuplatňovaly účinky ochranných známek Společenství, a musí být splněny podmínky článku 34 nařízení a pravidla 8 nařízení implementujícího nařízení o ochranné známce Společenství.²⁸⁾

V tomto článku bylo pojednáno pouze o nejdůležitějších změnách, které nařízení 422 přináší. Předmětné nařízení novelizuje i další ustanovení nařízení o ochranné známce Společenství jako je úpadkové řízení, procedurální pravidla, zefektivnění rozhodování odvolacích senátů atp.

Praxe ukáže, jaký přínos předmětné změny znamenají pro přihlašovatele a vlastníky komunitárních ochranných známek a rovněž z hlediska fungování Úřadu.

Pokud se týká přeměny přihlášených či zapsaných komunitárních známek Společenství na přihlášky národních (českých) ochranných známek, praxe Úřadu průmyslového vlastnictví se v této oblasti teprve ustaluje vzhledem k relativně krátkému časovému období, po něž je naše země součástí evropských struktur. Obdobně jsou na tom i úřady průmyslového vlastnictví ostatních nových členských států, jelikož tyto musí řešit stejné problémy.

Související informace na internetu:
http://oami.eu.int/

Poznámky:

¹⁾ Nařízení Rady č. 1992/2003 ze dne 27. října 2003, které doplňuje nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, aby byl dán účinek přistoupení Evropského společenství k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatého v Madridu 27. června 1989.

²⁾ nařízení Rady č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 doplňující Nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství.

³⁾ Nabytí účinnosti změn obsažených v nařízení č. 422/2004 je trojí: 1) převážná jejich část vstoupila v účinnost následující den po zveřejnění v Úředním věstníku, tj. dne 10. března 2004, 2) další z nich budou účinná až po přijetí prováděcích opatření, 3) změny v systému rešerše se začnou aplikovat po čtyřech letech, tj. od 10. března 2008. Pokud nebude v textu tohoto příspěvku ohledně předmětných změn uvedeno jinak, jedná se o novelizace účinné dne 10. března 2004.

⁴⁾ Lhůta byla nařízením 422 prodloužena z jednoho měsíce na dva měsíce.

⁵⁾ Viz článek 7 (1) (a)-(j).

⁶⁾ Nově zařazené písm. (k) v článku 7 (1).

⁷⁾ Rozdíl mezi zeměpisným označením a označením původu spočívá v tom, že u označení původu je požadována větší spjatost zemědělských výrobků či potravin s určitým územím, jelikož výroba, zpracování a příprava těchto komodit musí probíhat na daném území, kdežto v případě zeměpisného označení postačuje, pokud alespoň výroba nebo zpracování či příprava je realizována na příslušném území (srov. definice těchto pojmů v čl. 2 (2) (a) a (b) nařízení 2081). V České republice je ochrana zeměpisných označení a označení původu zaručena prostřednictvím zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení, ve znění pozdějších předpisů. Nutno však uvést, že zmíněný právní předpis poskytuje širší ochranu, jelikož zeměpisná označení či označení původu lze zapsat pro jakékoli výrobky, popř. služby (viz ust. § 2 písm. c) zák. č. 452/2001 Sb.) a nikoli jen pro zemědělské výrobky nebo potraviny, jak tomu je dle nařízení 2081.

⁸⁾ Nařízení Rady č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu pro zemědělské výrobky a potraviny.

⁹⁾ Podle odstavce 1 článku 13 nařízení 2081 jsou zapsaná označení chráněna proti:

a) Jakémukoliv přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsaného označení pro výrobky, na které se zápis nevztahuje, pokud jsou tyto výrobky srovnatelné s výrobky zapsanými pod tímto označením, nebo pokud užívání tohoto označení těží z dobré pověsti chráněného označení;

b) Jakémukoliv zneužití, napodobení nebo připomínání (evokace), i když je skutečný původ výrobku uveden nebo je chráněné označení přeloženo nebo doprovázeno výrazem jako "druh", "typ", "metoda", "na způsob", "imitace" nebo obdobným výrazem;

c) Jakémukoliv jinému nepravdivému nebo klamavému údaji o místu, odkud byl produkt dovezen (provenience), jeho původu, povaze nebo základních vlastnostech, uvedených na vnitřním či vnějším obalu, reklamních materiálech nebo dokumentech týkajících se příslušného výrobku, jakož i proti balení výrobku do nádob, způsobilých vyvolat nepravdivý dojem o jeho původu;

d) Všem ostatním praktikám způsobilým uvést veřejnost v omyl o skutečném původu výrobku.

Pokud zapsané označení zahrnuje i název zemědělského výrobku nebo potraviny, který je považován za druhový, není užití tohoto druhového názvu na dotyčném zemědělském výrobku nebo potravině považováno za porušení odst. 1 písm. (a) nebo (b).

¹⁰⁾ Původní číslo článku 159 bylo 142. K přečíslování došlo nařízením Rady 1992/2003 (viz pozn. č. 1).

¹¹⁾ První směrnice Rady č. 89/104 ze dne 21. prosince 1988 k aproximaci zákonů členských států týkajících se ochranných známek.

¹²⁾ Termín "všeobecně známé ochranné známky" má tentýž význam, jaký je uveden v článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

¹³⁾ Označením užívaným na trhu větším než jen místního významu se rozumí obchodní firma.

¹⁴⁾ Zahrnutí komunitárního práva bylo učiněno nařízením Rady č. 422/2004.

¹⁵⁾ Jedná se o tzv. relativní důvody pro prohlášení komunitární ochranné známky za neplatnou.

¹⁶⁾ Začlenění práva Evropských společenství do článku 52 (2) bylo opět provedeno nařízením Rady č. 422/2004.

¹⁷⁾ Ochrana těchto označení je zakotvena ve zmíněném nařízení Rady č. 2081/92.

¹⁸⁾ Vzor Společenství neboli komunitární (průmyslový) vzor je konstituován a chráněn na základě nařízení Rady č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o vzoru Společenství.

¹⁹⁾ Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 199/1996 Sb.

²⁰⁾ Je ovšem nutno poukázat na skutečnost, že pro podání žádosti o konverzi existuje lhůta. Tato lhůta (viz dále) nebyla nařízením č. 422 dotčena, avšak došlo k formulačním změnám článku 108 (4), (5) a (6) stanovujícího rozhodné události pro její počátek. Lhůta pro podání žádosti o přeměnu činí tři měsíce a počítá se od rozhodné události:

- od data, kdy byla přihláška pro komunitární ochrannou známku vzata zpět,

- od data, kdy komunitární ochranná známka pozbyla účinky (z důvodu vzdání se nebo kvůli opomenutí podat žádost o obnovu jejího zápisu),

- od data nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o zamítnutí přihlášky nebo rozhodnutí Úřadu či soudu pro ochranné známky Společenství o zániku účinků komunitární ochranné známky.

V případě, kdy se přihláška pro komunitární ochranné známky považuje za vzatou zpět, stanoví tříměsíční lhůtu Úřad v oznámení, které přihlašovateli zašle. Toto je jediný případ, kdy Úřad zasílá oznámení o stanovení tříměsíční lhůty.

²¹⁾ Dle § 50 odst. 2 zákona Úřad průmyslového vlastnictví prověří, zda je žádost o přeměnu přípustná podle článku 108 odst. 2 Nařízení. Je-li žádost nepřípustná, Úřad ji zamítne.

²²⁾ V § 50 odst. 1 je formulační chyba. Příslušná část tohoto ustanovení zní: "Úřad projedná žádost o zahájení národního řízení o přeměně přihlášky nebo přihlášky ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky ..." Jak plyne z předchozí citace, slovo "přihláška" (resp. "přihlášky") je zmíněno redundantně dvakrát. Správná formulace by tedy měla znít: "...řízení o přeměně přihlášky nebo (již zapsané) ochranné známky Společenství ..."

23) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jež nabyl účinnosti dne 16. ledna 2005. Tento právní předpis nahradil dřívější zákon o správních poplatcích č. 368/1992 Sb.

²⁴⁾ Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách

²⁵⁾ Článek 142a byl nařízením 422 přečíslován na článek 159a.

²⁶⁾ http://oami.eu.int/en/mark/marque/pdf/guidelines-ex-enl4.pdf.

²⁷⁾ Od tohoto dne začal Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu přijímat přihlášky pro ochranné známky Společenství, které mohly podávat i subjekty z ČR bez ohledu na rozšíření, jelikož splňovaly podmínky ustanovení článku 5 nařízení.

²⁸⁾ Nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1996, kterým se implementuje nařízení Rady (ES) č. 40/94, o ochranné známce Společenství


právník, Brno